专利尽职调查业务指引

为了在知识产权（专利）运营活动中确保交易过程的安全和效率，针对专利尽职调查的业务内容制定以下指引：

第一条 专利尽职调查的定义

专利尽职调查是指通过公开渠道收集和分析目标企业的专利信息及技术、商务等信息，预测和评价目标企业相关的专利技术风险问题以及收益机会。

由具备公信力的知识产权专业机构实施的专利尽职调查，其结果可以作为交易及投资相对方决策参考的依据，为交易及投资相对方预防侵权争议、控制合同风险、防止专利欺诈、避免投资浪费、降低交易费用、提高交易质量等方面提供可信的数据支持。

第二条 专利尽职调查的原则

1.审慎性原则。出于促成商业计划或交易的目的，企业在尽职调查中提供的文件资料或陈述保证等内容可能会与实际不符。应遵循合理审慎原则，对任何资料、信息及相关人员作出的口头陈述及提供的文件资料持有合理怀疑态度，谨慎核查验证获取的信息与实际情况是否存在重大差异或不一致的地方，避免忽略潜在的风险，影响尽职调查结果的真实性。

2.保密性原则。为了保证尽职调查结果的准确性，在实施尽职调查时往往需要企业披露大量信息资料，其中不乏涉及企业商业秘密、技术秘密等信息，一旦泄露会对其经营活动造成重大影响。应严格遵守保密性原则，对因尽职调查从企业取得的资料、文件、相关信息等信守保密义务，防止信息泄露。

3.专业性原则。知识产权是集法律、技术、经济知识为一体的专业性领域，对专业性要求非常高，需要调查人员充分利用自身的工作经验、专业能力、职业嗅觉等对企业知识产权情况进行科学客观的判断。调查人员不仅要对专业知识有深入了解，还应尽可能选择具有跨专业背景的复合型人才，做到合理分工、优势互补，力求对企业知识产权状况及风险做出准确调查。

4.客观性原则。尽职调查中应坚持客观性原则，以事实为依据，严格按照相关法律法规的规定进行调查判断，出具相应的法律意见，在没有充分证据支撑的情况下不可随意猜测或进行判断。

第三条 专利尽职调查的一般程序

1.确定专利尽职调查的目的、对象和范围。首先，要明确本次调查是要解决什么问题；其次，不同目的导致尽职调查的对象和范围有所差异。在尚未明确调查对象时，可以通过专利情报，选定对象；再次，尽职调查中所涉及的专利范围将直接影响到调查的工作量。当涉及众多专利时，对于调查方来说，很难对目标企业相关的每项专利资产都进行详细的尽职调查，因而必须识别出对于本次调查具有实质价值的专利。

2.收集、整理专利的相关资料。专利具有公开性，全球主要国家和地区的专利信息都可以通过专利数据库获取。检索调查所需要的专利信息，并进行清理和整理，为尽职调查报告的撰写提供依据。有关资料可根据需要向目标企业进行索取，如：（1）专利清单；（2）与专利相关的许可或受益文件；（3）与专利相关的保证、证券利益以及抵押等信息；（4）使用专利的产品和服务；（5）与第三方发生的专利无效以及诉讼的相关文件等。

3.分析并撰写专利尽职调查报告。通过定量与定性相结合的办法，根据调查目的进行专利分析，并撰写相应的尽职调查报告。在报告中，一方面要对专利的现状进行说明，另一方面，也要对可能存在的问题和风险进行阐述，给出规避的意见。

第四条 专利尽职调查的基础项目

完整的专利尽职调查通常以下基础项目：专利资产的确认，专利技术评估，专利稳定性分析，自由竞争分析（FTO）。

第五条 专利资产确认

专利资产主要是指目标企业的发明、实用新型、外观专利，被调查主体对象应包括拟融资公司本身、母公司、子公司等关联主体，发明人、设计人、管理层，甚至其个人关联主体。

进行专利资产确认时，应当对前述所有关联主体名下的专利数量其法律状态和运营状态进行充分检索，包括授权、实质审查、公开、撤回、驳回、放弃、复审请求、无效宣告、权利终止、查封、扣押、质押等法律状态；转让、受让等运营状态；以及出让方和受让方等交易资格的合法状态。

如果交易双方或专利存在跨境或涉外因素，还要对目标专利是否符合技术进出口管制规定进行调查，一般以专利权为交易对象的合同，需要经过国家知识产权局批准并登记才能生效。

应了解企业受让和转让专利的目的。受让专利的目的大多是企业为了进入某些市场渠道，或为了进入所在行业需要克服某项技术壁垒而购买；而转让专利目的则可能是企业在获得技术投入回报之外，还可能为了规避投资相对方对赌风险而采取的策略。

第六条 专利技术评估

专利技术评估是投资判断决策的基础工作，任何投资行为，都是对项目技术价值的判断，也就是未来现金流的折现。其步骤包括：一是专利检索；二是专利价值分析；三是技术能力分析。

1.专利检索。是专利技术评估中最重要的步骤，也是专利尽职调查结论的基础，应避免关键词或者技术分类出现差错，从而导致给调查结果带来偏差。同时应保证查全和查准，要求检索人员至少应具备专利技术的相关学科知识，并充分和企业进行沟通。如果企业不配合或者不充分披露信息或文件，检索人员也应能准确把握技术实质内容和技术实施的目的，准确提炼关键词并进行精准的专利分类。必要时，受托方还可以采取非公开调查的方式，了解企业的专利相关信息，如接触企业的关联企业、竞争对手、商业伙伴，通过向行业人士询问等方式，在合法范围内获取到所需的相关信息并制作备忘录备查，以减少信息误差的风险。

检索的方法包括，关键词检索、语义检索、同族检索、引证检索以及附图检索等。检索数据的来源一般来自全球各国具备公信力的知识产权官方网站、各类知识产权裁判文书查询网站、以及查新机构和专利代理机构。检索内容应当包括各种专利文件、裁判文书、图书、期刊、论文等非专利文献，为正确评估企业的技术能力会提供有价值的帮助。

2.专利价值分析。是影响投资者投资判断的重要因素，也是对科技企业重要无形资产的统计分析，其结论可以作为企业无形资产价值参考依据。一般而言，高价值发明专利数量与科技企业的创新能力和企业价值存在正相关关系。

国家知识产权局的专利价值分析方法包括法律价值分析、技术价值分析以及经济价值分析。在上述分析的基础上，还应当选取多维度指标进行分析，为专利价值评估提供有利支撑。

3.技术能力分析。用于帮助投资机构判断拟融资企业是否具备技术创新能力，企业竞争者权利存在的状态，以及技术创新在行业中的地位及未来可能的发展方向。技术能力分析的维度主要包括：企业技术构成，全球竞争分析和国内竞争分析。

企业技术构成。包括企业相关技术的全球分布、国内分布、技术发展路线、申请人排名、发明人排名、发明人技术构成、转让技术构成、专利布局分析和专利聚类分析。通过该分析，准确了解拟融资企业的技术团队真实实力以及目前所在的行业地位。

全球竞争分析。包括相关领域专利全球申请趋势分析，相关领域全球技术构成、相关领域技术全球分布、全球申请人排名、全球发明人排名。通过对其在相关技术领域专利申请趋势、技术分布、技术构成等项目进行要点梳理，可以对拟融资企业目前所遇到的技术壁垒和未来技术发展方向进行了解。

国内竞争分析。包括国内申请人排名、国内发明人排名以及国内相关领域技术布局。通过全球竞争分析和国内竞争分析，可以对拟融资企业在本技术领域的竞争对手和潜在对手的实力进行了解，并为其提供相关技术合作和技术规避的合理化建议。

第七条 专利稳定性分析

专利稳定性分析主要是指在全球范围内进行专利的同类和相似性检索，即发现可能使本专利丧失新颖性或创造性进而导致本专利无效的现有技术或抵触申请，并提供相似性比对报告，为投资机构和融资企业提供参考。一旦因稳定性问题导致企业的核心专利被无效，企业的估值将会大打折扣，或将直接影响企业IPO以及私募融资的进程。

权利要求数量和技术宽度是决定专利稳定性的重要原因。其中，权利要求数量在一定程度上反映专利权保护范围的特点，相对稳定的专利一般会利用从属权利要求中增加附加技术特征，采用层次递进的保护方式，增加其专利权的稳定性；而技术宽度，一般可以从专利被分配的IPC分类数量来体现，一项发明创造所涉及的技术领域越多，则其专利文件中相应的IPC数就会越多。一旦涉及到更多复杂技术领域，就包含了更多的技术特征，就能够提供更多的技术方案，专利权人也就可以增加更多的权利要求来对不同的技术方案进行保护。

权利要求数量多且清晰、权利要求书中每一项权利要求界定的保护范围层次越合理，则专利权被维持有效的概率越高。除了前述两个影响专利权稳定性的因素，还可能包括其他的因素，如专利的有效存续周期。往往经过专利无效程序的专利维持的时间越久，其专利的稳定性越高。

第八条 自由竞争分析（FTO）

是指针对在实施某项技术时是否可能侵犯他人专利权和违反法律法规的规定而进行的调查分析。企业在自主研发新产品前，在研发后、新产品上市前，特别是在创业板上市前，以及为实施新技术、制造新产品而购买关键设备时，都应进行自由竞争分析。分析的范围，除了整个的产品和方法之外，部件、半成品、协作厂商的相关产品和方法也应在调查范围之内。

第九条 专利尽职调查的注意事项

1.只有在数据保障充分、检索分析准确、指标维度全面的基础上，才能出具专利尽职调查报告。专利尽职调查报告给出的结论应当包括目标专利资产的确认，与专利资产相关的有效利用方法，向委托人提示相关风险，提出风险规避策略等方面。

2.在专利尽职调查工作中，负责各项目的主办律师、专利代理示、资产评估师的背景和职能不同，应根据对不同行业的特点，遵循统筹兼顾、分工负责的原则，充分了解委托人的具体要求，把握好尽调工作的重点和时间节点制定工作计划，再进行全面、精准的检索、分析和评估，同时兼顾效率、质量和成本的平衡。

3.尽职调查的最低限度在于帮助投资者规避知识产权（专利）陷阱，降低和规避投资风险，涉及知识产权（专利）的重大交易、投融资活动应当进行知识产权（专利）尽职调查。

第十条 本指引由北京知识产权保护协会负责解释。